Priorità rivendicata, materia aggiunta e co-deposito universitario in una domanda PCT
Alfa Brevetti Srl deposita il 15 marzo 2024 la domanda italiana TO2024A000012 su una valvola a sede conica per impianti idraulici. Il 10 marzo 2025 deposita una domanda PCT rivendicando la priorità italiana. Nel testo PCT il mandatario inserisce una nuova rivendicazione dipendente su una guarnizione in PTFE caricato con grafite, dettaglio assente nella domanda italiana, e una figura 5 che illustra tale guarnizione; il resto della descrizione è identico. Il 20 settembre 2024 un concorrente pubblica su una rivista tecnica un articolo che descrive la valvola a sede conica dotata di guarnizione in PTFE caricato con grafite. La domanda PCT è inoltre depositata a nome di Alfa Brevetti Srl e dell'Università di Trento, che non compare tra i depositanti della domanda italiana e con cui Alfa non ha ancora formalizzato alcun accordo scritto. Il titolare vuole mantenere la protezione più ampia possibile e chiede un parere prima dell'ingresso in fase nazionale, previsto entro il 15 settembre 2026.
1. La priorità italiana è validamente rivendicata per tutte le rivendicazioni della domanda PCT? Quale data rileva per ciascuna rivendicazione e quale effetto produce l'articolo del 20 settembre 2024?
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La priorità non è un attributo dell'intera domanda ma della singola rivendicazione: l'art. 87(1) EPC richiede che la rivendicazione rivendichi la «stessa invenzione» del documento anteriore e la giurisprudenza (G 2/98, G 1/15) ammette la priorità parziale, ma non la priorità per una rivendicazione che introduce un elemento assente nel documento prioritario.
- Rivendicazioni presenti nel testo italiano: priorità valida, data rilevante 15 marzo 2024. L'articolo del 20 settembre 2024 è successivo e non è anteriorità ai sensi dell'art. 54(2) EPC.
- Rivendicazione sulla guarnizione in PTFE caricato: la combinazione PTFE + grafite non è nella domanda italiana, quindi non c'è il medesimo oggetto; la data rilevante diventa il 10 marzo 2025 e l'articolo del 20 settembre 2024 è anteriorità piena, che descrive esattamente quella valvola con quella guarnizione. La rivendicazione è quindi anticipata.
- Co-deposito: la priorità spetta ai medesimi depositanti o ai loro aventi causa. Se l'Università di Trento non è avente causa del diritto di priorità di Alfa, la rivendicazione di priorità è irregolare e il rischio è di perdere la priorità per l'intera domanda, non solo per una rivendicazione. Va verificato se esisteva un accordo di ricerca o una cessione anteriore al 15 marzo 2024.
Attenzione a un punto spesso confuso: l'aggiunta della guarnizione nel PCT non viola di per sé l'art. 123(2) EPC, perché la domanda PCT è un atto di deposito nuovo; il problema è solo di priorità. La materia aggiunta diventa rilevante se, in fase europea, si tenta di introdurre nella rivendicazione 1 un elemento preso dalla domanda italiana ma assente dal PCT depositato.
2. Come si può gestire la rivendicazione sulla guarnizione? Valutare le opzioni e i documenti da produrre.
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Le opzioni vanno confrontate sul piano della data e della prova, non solo della formulazione.
- Mantenere la rivendicazione così com'è: sconsigliato. Con data 10 marzo 2025 l'articolo del 20 settembre 2024 è anteriorità che distrugge la novità; non esiste un periodo di grazia generale (l'art. 55 EPC e l'art. 55 CPI coprono solo abuso e esposizioni ufficiali, non una pubblicazione su rivista).
- Eliminare la rivendicazione: soluzione sicura, ma si perde la protezione sulla variante.
- Restringere a un parametro non divulgato: possibile solo se il parametro (ad esempio percentuale di grafite, rugosità della sede, spessore) è già nel PCT così come depositato, non nella sola domanda italiana. Se il parametro è solo nel documento prioritario, non è utilizzabile come base di emendamento in fase EP.
- Verificare l'articolo: se l'articolo fosse un abuso ai sensi dell'art. 55 EPC/55 CPI o una divulgazione a un'esposizione ufficiale, la novità sarebbe salva. Raramente ricorre, ma va controllato l'autore e il contesto.
Documenti e adempimenti: copia certificata della domanda italiana per l'ufficio ricevente (Regola 17 PCT), cessione o dichiarazione del diritto di priorità dall'Università con data anteriore al deposito PCT, controllo delle dichiarazioni della Regola 4.17 PCT sull'identità dei depositanti. La strategia realistica è rinunciare alla rivendicazione sulla guarnizione, concentrarsi sulle rivendicazioni valide con priorità 2024 e usare la figura 5 solo come supporto descrittivo, senza rivendicare la combinazione.
3. In fase europea, quali limiti incontra il tentativo di recuperare dalla domanda italiana il dato sulla percentuale di grafite?
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Il riferimento per il divieto di estensione è il PCT così come depositato, non la domanda italiana. L'art. 123(2) EPC vieta emendamenti che vadano oltre il contenuto della domanda come depositata: nella procedura europea il contenuto di riferimento è quello della domanda PCT al momento dell'ingresso in fase europea. Se la percentuale di grafite compare solo nella domanda italiana, non è un elemento «direttamente e inequivocabilmente» ricavabile dal PCT e non può essere inserita né in rivendicazione né in descrizione come base per una futura rivendicazione.
Conseguenze pratiche:
- la percentuale non può essere usata per distinguere dall'articolo del 20 settembre 2024, perché non è nel PCT;
- se la descrizione PCT contenesse un intervallo più ampio (ad esempio «carica di grafite da 5% a 30%») la rivendicazione potrebbe essere limitata a un sottintervallo solo se il PCT fornisce un punto di partenza specifico, non se si tratta di una selezione arbitraria;
- eventuali dati comparativi depositati dopo il filing non possono colmare la lacuna di supporto, anche se possono servire per l'attività inventiva.
La conclusione operativa è che la domanda italiana non è una «riserva» in cui attingere in fase EP. Se il dato sulla percentuale è commercialmente decisivo, l'unica strada è una nuova domanda, che però avrebbe come anteriorità anche il PCT pubblicato e l'articolo del 2024.