Consulente in Proprietà Industriale - Brevetti cheat sheet

CPI = D.Lgs. 30/2005, in vigore dal 19 marzo 2005; modifiche principali con D.Lgs. 131/2010, DL 1/2012 (conv. L. 99/2012) e D.Lgs. 15/2019 (attuazione direttiva marchi 2015/2436).

Fonti UE direttamente applicabili: Reg. 2017/1001 (marchio UE), Reg. 6/2002 (disegno comunitario), Reg. 469/2009 (certificato complementare), Reg. 2100/94 (varietà vegetali), Reg. 1151/2012 (IG), Reg. 316/2014 (TTBER), Reg. 608/2013 (dogane).

Direttive attuate nel CPI: 2004/48 (enforcement), 2015/2436 (marchi), 2016/943 (segreti commerciali); il CPI cede davanti a norme UE e convenzioni internazionali richiamate.

Convenzione di Parigi (1883): trattamento nazionale, priorità di 12 mesi per brevetti e modelli e 6 mesi per marchi e disegni, indipendenza dei brevetti, art. 6-bis marchi notori, art. 5A licenze obbligatorie.

PCT (Washington 1970): domanda internazionale unica, ricerca ISA, capitolo I con scadenza 20/22 mesi, capitolo II con 30/31 mesi; il rilascio resta di competenza degli Uffici nazionali o dell'EPO.

TRIPS (1994, allegato OMC): standard minimi di protezione, trattamento nazionale e nazione più favorita, brevetto almeno 20 anni, marchio almeno 7 anni rinnovabile, obblighi di enforcement.

EPC (Monaco 1973, revisione 2000) non è diritto UE: procedura centralizzata davanti all'EPO e poi fascio di brevetti nazionali; brevetto unitario (Reg. 1257/2012 e 1260/2012) e UPC operativi dal 1° giugno 2023.

Cumulo di tutele: uno stesso prodotto può essere protetto da brevetto, marchio, disegno e diritto d'autore; la contraffazione può integrare anche gli artt. 473-474 c.p.

Regola di conflitto: regolamento UE prevalente sulla legge nazionale; la convenzione internazionale non autoesecutiva opera tramite la legge di ratifica e il CPI.

Oggetto brevettabile: invenzioni di prodotto, di procedimento e di uso nuovo, di ogni settore della tecnica, con carattere tecnico; escluse le semplici scoperte e i procedimenti essenzialmente biologici.

Esclusioni in quanto tali: teorie scientifiche, metodi matematici, creazioni estetiche, schemi e regole, programmi per elaboratore, presentazioni di informazioni; metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici sul corpo umano o animale.

Software: brevettabile solo se produce un effetto tecnico ulteriore alla normale interazione hardware-software (T 641/00 Comvik; G 1/19 sulle simulazioni).

Novità: tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito o di priorità, ovunque e in qualunque forma; rilevano anche le domande anteriori pubblicate dopo (contenuto totale, solo per la novità).

Periodo di grazia di 6 mesi (art. 55 EPC): opera per abuso evidente ai danni del richiedente e per esposizione in mostra ufficiale riconosciuta, non per divulgazione volontaria dell'inventore.

Attività inventiva: non ovvietà per l'esperto del ramo valutata con l'approccio problema-soluzione; indizi di non ovvietà sono il pregiudizio tecnico superato, l'effetto inatteso e il successo commerciale duraturo.

Applicazione industriale: l'invenzione deve poter essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi ramo dell'industria, agricoltura compresa; il requisito non richiede redditività né successo di mercato.

Sufficienza della descrizione: chiarezza e completezza tali da consentire all'esperto del ramo di attuare l'invenzione senza sforzo inventivo; per il materiale biologico non riproducibile è necessario il deposito presso un'autorità di deposito riconosciuta.

Rivendicazioni: chiare, concise, supportate dalla descrizione e autonome rispetto all'anteriorità; l'ambito di protezione si interpreta secondo l'art. 69 EPC e il Protocollo interpretativo, che media fra testo letterale ed equivalenti.

Italia: deposito telematico all'UIBM, esame formale e rapporto di ricerca con opinione scritta; il rilascio non presuppone un esame sostanziale completo dei requisiti.

Opposizione UIBM: introdotta il 1° luglio 2011, si propone entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda, si svolge in forma scritta e la decisione è impugnabile davanti alla Commissione dei ricorsi.

Tasse nazionali: le annualità di brevettazione sono dovute a partire dal quinto anno dalla data di deposito; il mancato pagamento comporta decadenza, con possibilità di restauro in casi tassativi.

EPO: deposito in inglese, francese o tedesco a Monaco, L'Aja o Berlino; rapporto di ricerca europeo, pubblicazione a 18 mesi, esame su richiesta e concessione con pubblicazione del fascicolo B1.

Validazione nazionale: entro 3 mesi dalla pubblicazione della concessione vanno depositate traduzione e tassa nazionale, salvo regime attenuato per gli Stati aderenti al London Agreement.

Opposizione europea: esperibile da terzi entro 9 mesi dalla pubblicazione del B1 per i soli motivi dell'art. 100 EPC (non brevettabilità, insufficienza, estensione oltre il deposito); la limitazione o revoca centrale si chiede ai sensi dell'art. 105a EPC.

PCT: request, disegno, descrizione, rivendicazioni e abstract, ricerca dell'ISA, pubblicazione internazionale a 18 mesi; emendamenti ex art. 19 (capitolo I) e art. 34 (capitolo II); ingresso in fase nazionale o Euro-PCT a 30/31 mesi con traduzioni e tasse nazionali.

Priorità: la rivendicazione va presentata entro 16 mesi dal primo deposito e i documenti di priorità entro lo stesso termine o quello previsto dall'Ufficio ricevente.

Ripristino dei diritti: restitutio in integrum EPO entro 2 mesi dalla cessazione dell'impedimento e comunque entro 1 anno; Prosecution/Further processing con termini e tasse dedicati.

Segni registrabili: parole, nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della confezione e combinazioni cromatiche, se rappresentabili chiaramente e idonei a distinguere.

Impedimenti assoluti: assenza di capacità distintiva, descrittività, genericità, segni divenuti di uso comune, contrarietà a ordine pubblico o buon costume, ingannevolezza, emblemi e segni riservati, segni identici a marchi notori (art. 6-bis Parigi).

Capacità distintiva acquisita con l'uso: può sanare un segno descrittivo o debole, ma la prova riguarda il periodo anteriore al deposito e il territorio di riferimento.

Impedimenti relativi: anteriorità registrata o depositata per prodotti o servizi identici o affini con rischio di confusione; marchio di rinomanza con protezione anche extra-mercato; diritti altrui su nome, immagine, diritto d'autore, ditta e insegna.

Procedura nazionale: deposito UIBM con tassa per la prima classe e supplementi per le classi aggiuntive, esame degli impedimenti assoluti, pubblicazione, opposizione entro 3 mesi, registrazione valida 10 anni rinnovabili senza limiti.

Marchio UE: domanda unica all'EUIPO con effetto in tutti gli Stati membri, esame assoluto centralizzato, opposizione entro 3 mesi; in caso di decadenza è possibile la conversione in domande nazionali.

Sistema di Madrid: domanda internazionale basata su una domanda o registrazione nazionale o UE, designazione di più Stati, esame da parte di ciascun Ufficio con rigetto provvisorio entro 12 (18 nel Protocollo) mesi, rinnovo decennale.

Marchio collettivo e di certificazione: disciplinati da regolamenti d'uso depositati; il marchio di certificazione UE è stato introdotto dal Reg. 2017/1001.

Decadenza: non uso effettivo per 5 anni, volgarizzazione, ingannevolezza sopravvenuta; l'acquiescenza quinquennale del titolare anteriore determina convalida del marchio successivo, salvo mala fede.

Disegno o modello: aspetto esteriore del prodotto (linee, contorni, colori, forma, texture, materiali); requisiti di novità e carattere individuale.

Carattere individuale: l'impressione globale sull'utilizzatore informato deve differire da quella di ogni disegno anteriore, tenendo conto del margine di libertà del progettista; la divulgazione dell'autore entro 12 mesi non distrugge la novità.

Esclusioni: forme imposte esclusivamente da esigenza tecnica, elementi di interconnessione must-fit, soluzioni contrarie all'ordine pubblico; i componenti invisibili in uso normale non sono proteggibili.

Durata: 5 anni rinnovabili fino a 25 anni sia per il disegno nazionale sia per il disegno comunitario registrato; il disegno comunitario non registrato dura 3 anni dalla prima divulgazione nello SEE e reprime solo la copiatura.

Procedura: esame formale all'UIBM o all'EUIPO, pubblicazione anche differita fino a 30 mesi; il sistema de L'Aja consente il deposito internazionale di disegni.

Topografie dei prodotti a semiconduttore: tutela del layout originale che richiede sforzo intellettuale non banale; durata 10 anni dal primo sfruttamento commerciale o dal deposito, con domanda da presentare entro 2 anni dal primo sfruttamento.

Varietà vegetali: tutela comunitaria presso il CPVO (Reg. 2100/94) e nazionale; requisiti DUS (distinzione, uniformità, stabilità) più novità commerciale; durata 25 anni, elevata a 30 per viti, alberi e patate.

Eccezione del coltivatore: uso della varietà protetta per riproduzione nella propria azienda e selezione amatoriale sono leciti alle condizioni di legge; il privilegio agricolo non copre la commercializzazione su larga scala.

Indicazioni geografiche: Reg. 1151/2012 (DOP, IGP, STG), Reg. 1308/2013 per i vini e Reg. 2019/787 per gli spiriti; protezione erga omnes, divieto di evocazione e di pratiche ingannevoli, durata illimitata.

IG artigianali e industriali: Reg. (UE) 2023/2411, applicabile dal 1° dicembre 2025, estende la tutela delle indicazioni geografiche ai prodotti non agricoli.

Nullità del brevetto: difetto dei requisiti di brevettabilità, insufficienza della descrizione, estensione oltre il contenuto del deposito iniziale o ampliamento della protezione; efficacia retroattiva ex tunc.

Nullità parziale: si ottiene con la limitazione delle rivendicazioni, che elimina i motivi di invalidità e conserva la protezione per il resto del contenuto.

Rivendica: azione del vero avente diritto che non ha depositato la domanda o l'ha depositata senza titolo; può condurre al trasferimento del brevetto o della domanda.

Nullità del marchio: motivi assoluti rilevabili da chiunque vi abbia interesse e motivi relativi azionabili dai titolari dei diritti anteriori; la nullità può essere totale o limitata ad alcune classi o prodotti.

Decadenza del marchio: non uso effettivo per 5 anni, volgarizzazione, ingannevolezza sopravvenuta; l'onere di provare l'uso effettivo grava sul titolare che resiste all'azione.

Decadenza del brevetto: mancato pagamento delle annualità, rinuncia del titolare, sopravvenuta mancanza dei requisiti; la mancata attuazione non è causa di decadenza ma può fondare la licenza obbligatoria.

Accertamento incidentale: la nullità può essere eccepita in via riconvenzionale nel giudizio di contraffazione, con possibile sospensione in attesa della decisione EPO su opposizione o limitazione.

Prescrizione: l'azione di contraffazione e le altre azioni di tutela dei diritti di PI si prescrivono in 5 anni; l'azione di nullità non è soggetta a quel termine.

Pubblicità dell'accertamento: la sentenza di nullità o decadenza è annotata nel registro e pubblicata, con effetti verso i terzi dalla data dell'annotazione.

Banche dati gratuite principali: Espacenet e Registro europeo dei brevetti (EPO), PatentScope (WIPO), banca dati UIBM, Google Patents, sito USPTO, CNIPA e J-PlatPat per Cina e Giappone.

Campi di ricerca: titolo, abstract, rivendicazioni, descrizione, classificazione IPC/CPC, inventore, richiedente, citazioni, date di deposito, priorità e pubblicazione.

IPC: struttura gerarchica in sezioni da A a H, classi a due cifre, sottoclassi (lettera), gruppi e sottogruppi separati da barra, ad esempio H04L 12/00.

CPC: estende la IPC con sottoclassi più fini e la serie 2000 per le combinazioni; è aggiornata più rapidamente, prevede doppia classificazione (inventiva e aggiuntiva) ed è il primo campo da usare nelle ricerche tecniche.

Operatori di ricerca: troncamento, prossimità, booleani, ricerca per campi (ti, ab, cl, cpc) e in più lingue, includendo i documenti in cinese, giapponese e coreano.

Deduplicazione: aggregare i risultati per famiglia brevettuale (priorità comune, dati INPADOC/DOCDB) e non per singolo documento, per non sovrastimare l'anteriorità.

Anteriorità rilevante: pubblicazioni entro la data di priorità; per la sola novità contano anche le domande anteriori pubblicate dopo la data di deposito (contenuto totale).

Stato giuridico: usare i codici PRS e le informazioni su concessione, opposizione, limitazione, decadenza e tasse pagate per distinguere i titoli effettivamente in vigore.

Tipi di ricerca: brevettabilità, stato della tecnica, freedom to operate (per territorio e rivendicazioni in vigore) e validità; documentare query, banca dati, data e risultati, aggiornando fino al deposito.

Azioni civili: accertamento della contraffazione, inibitoria, ordine di ritiro o distruzione, risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza e diritto di informazione sulla filiera distributiva.

Competenza: sezioni specializzate in materia di impresa; foro del domicilio del convenuto o del luogo in cui è commessa la contraffazione, con regole speciali per i titolari stabiliti all'estero.

Misure cautelari: descrizione (constatazione con ufficiale giudiziario e tecnico), sequestro, inibitoria, anche inaudita altera parte in caso di urgenza, con cauzione e reclamo al collegio.

Risarcimento: danno emergente e lucro cessante, oppure gli utili del contraffattore, oltre a danno morale e spese; il giudice può liquidare equitativamente e usare la royalty ipotetica come criterio.

Penale: art. 473 c.p. per contraffazione o alterazione di marchi, art. 474 c.p. per introduzione nello Stato di merci contraffatte, art. 517 c.p. per vendita di prodotti con segni mendaci; confisca e pubblicazione della sentenza.

Dogane: Reg. UE 608/2013, domanda di intervento dell'Agenzia delle dogane valida un anno e rinnovabile; l'autorità blocca le merci sospette e si procede alla distruzione con il consenso del titolare o su decisione giudiziale.

ADR: mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, conciliazione e arbitrato, anche davanti a organismi specializzati; l'accordo conciliativo è titolo esecutivo e può essere omologato.

Prova: esibizione dei documenti, sequestro, consulenza tecnica d'ufficio e presunzioni; la direttiva 2004/48 impone misure correttive, inibitorie e risarcitorie effettive e proporzionate.

Coordinamento: la pendenza di un'opposizione o di una limitazione davanti all'EPO può giustificare la sospensione del giudizio nazionale di contraffazione.

Tipologie: cessione totale o parziale del titolo, licenza esclusiva, licenza sole (il titolare mantiene l'uso), licenza non esclusiva, cross-licence e licenza obbligatoria.

Forma e pubblicità: i trasferimenti e le licenze devono essere provati per iscritto ed è necessario trascriverli all'UIBM o all'EUIPO per renderli opponibili ai terzi e ai creditori.

Licenza esclusiva: il licenziante non può concedere altre licenze né sfruttare l'invenzione, salvo patto contrario; la licenza sole consente l'uso del titolare ma esclude altri licenziatari.

Contenuto tipico: territorio, durata entro i limiti del titolo, royalties percentuali o lump sum con minimo garantito, obblighi di best effort, gestione dei miglioramenti e clausole di grant-back.

Clausole a rischio antitrust: fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati, limiti quantitativi alla produzione, divieto di contestare la validità (no-challenge) e restrizioni alle esportazioni.

TTBER (Reg. 316/2014): esenzione a blocchi per quote di mercato fino al 20% tra concorrenti e 30% tra non concorrenti; le restrizioni gravi sono sempre vietate e fuori soglia serve una valutazione individuale.

Esaurimento: il diritto di esclusiva non si estende ai prodotti immessi in commercio nello SEE dal titolare o con il suo consenso; non vale l'esaurimento internazionale per merci messe in vendita fuori SEE (CJUE Silhouette).

FRAND: i titolari di brevetti essenziali agli standard devono rispettare gli obblighi indicati dalla CJUE in Huawei/ZTE (avviso, offerta concreta, controproposta, divieto di ricorso immediato all'inibitoria), pena l'abuso di posizione dominante.

Legge applicabile e foro: Reg. Roma I e Roma II, clausole di arbitrato o mediazione, scelta del giudice competente e coordinamento con le azioni di contraffazione.

Segreto commerciale: informazione non generalmente nota né facilmente accessibile, con valore economico per la segretezza e sottoposta a misure di protezione ragionevoli (art. 98 CPI).

Tutela: inibitoria, risarcimento, misure cautelari e azioni contro acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecita; la protezione non richiede registrazione e non ha limite di durata.

Direttiva (UE) 2016/943: introduce la riservatezza del processo, i limiti per reverse engineering, whistleblowing e libertà di espressione, e regole sul termine di prescrizione.

Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): atti confusori, denigrazione, appropriazione di pregi e atti contrari alla correttezza professionale, come lo storno massiccio di dipendenti, il dumping e il parassitismo.

Cumulo di tutele: marchio, brevetto, segreto, patto di non concorrenza e concorrenza sleale possono essere azionati nello stesso giudizio, con oneri probatori diversi.

Antitrust: art. 101 TFUE per le intese e art. 102 TFUE per l'abuso di posizione dominante; sul piano nazionale L. 287/1990 e AGCM, con coordinamento assicurato dal Reg. 1/2003.

Casi chiave: rifiuto di licenziare diritti di PI solo in circostanze eccezionali (Magill, IMS Health), pay-for-delay come intesa restrittiva (Lundbeck), hold-up da brevetti essenziali e strategie di licenza.

Importazioni parallele: ostacolare l'ingresso di prodotti legittimamente immessi nello SEE dal titolare o con il suo consenso costituisce restrizione della concorrenza e viola l'esaurimento.

Pubblicità: D.Lgs. 145/2007 disciplina la pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa, lecita solo se non denigratoria e su beni omogenei.

Professione regolata dagli artt. 200 ss. CPI: albo nazionale dei consulenti in proprietà industriale, requisiti di laurea, tirocinio ed esame di abilitazione.

Rappresentanza: il consulente iscritto assiste e rappresenta il cliente davanti all'UIBM; davanti all'EPO opera il consulente europeo in brevetti iscritto nell'elenco dell'EPO.

Segreto professionale: divieto di rivelare e di utilizzare le informazioni apprese dal cliente o nel corso dell'incarico, anche dopo la cessazione del rapporto; la violazione è sanzionata anche penalmente.

Conflitto di interessi: obbligo di astensione e di immediata comunicazione al cliente; divieto di patrocinare parti contrapposte nello stesso procedimento di opposizione o giudizio.

Obblighi di diligenza e informazione: illustrare costi, tempi, probabilità di esito e alternative, senza garantire il risultato; mantenere la competenza con aggiornamento continuo.

Correttezza nei rapporti con colleghi, UIBM, EPO ed EUIPO: rispetto dei termini, delle regole deontologiche del Collegio e della buona fede nelle procedure.

Sanzioni disciplinari: ammonizione, censura, sospensione e radiazione, irrogate dall'organo disciplinare competente secondo il procedimento previsto.

Pubblicità: ammessa la comunicazione informativa e veritiera sul titolo e sui servizi, vietata la pubblicità ingannevole o comparativa non lecita.

Gestione del fascicolo e responsabilità civile: conservazione degli atti, restituzione dei documenti al cliente, riservatezza verso i terzi e copertura degli obblighi di responsabilità professionale.