Consulente in Proprietà Industriale - Brevetti common mistakes
Consulente in Proprietà Industriale - Brevetti · Understand the traps and how to avoid them.
Nel valutare la novità combina due o più documenti anteriori, oppure integra il documento con la conoscenza generale dell'esperto, per concludere che il trovato «non era nuovo»; in senso opposto, dichiara nuova una rivendicazione perché il documento anteriore non riporta espressamente una caratteristica che però è implicitamente e necessariamente presente.
Il test del problema-soluzione è l'unico schema che resta impresso sotto pressione e viene applicato indistintamente a novità e attività inventiva; la nozione di divulgazione implicita e quella di anteriorità «whole contents» non sono intuitive e non si trovano nei manuali in forma operativa.
What to do instead
Imporre una sequenza scritta in due fasi. Fase 1, novità: un solo documento, divulgazione espressa o implicitamente necessaria e direttamente desumibile, nessuna combinazione, nessuna aggiunta di conoscenza comune; indicare in una riga il documento e la caratteristica distintiva. Fase 2, solo se la novità è superata: problema-soluzione con uno o più documenti e conoscenza comune. Annotare a parte la domanda anteriore non pubblicata, che rileva solo per la novità e non per l'attività inventiva.
Consiglia al cliente che la domanda PCT «protegge in tutto il mondo» e che l'esame EPO parte automaticamente; oppure manca l'ingresso in fase europea calcolando il termine dai 30 mesi o dalla data di deposito invece che dai 31 mesi dalla data di priorità, e non verifica il deposito del documento di priorità entro i 16 mesi.
La PCT viene studiata come un brevetto internazionale per assonanza e i termini (12, 16, 18, 19, 22, 30, 31 mesi) si memorizzano come elenco senza associarli all'atto che scade, per cui la conversione dei mesi in una scadenza concreta avviene in modo casuale.
What to do instead
Costruire per ogni pratica una timeline con evento, data e responsabile: deposito, priorità a 12 mesi, pubblicazione a 18 mesi, eventuale domanda di esame preliminare entro 19 mesi dalla priorità, documento di priorità entro 16 mesi dal deposito, ingresso in fase europea a 31 mesi dalla priorità con tassa, traduzione e designazione. Ripetere al cliente che la PCT è solo una via di deposito: non c'è esame di merito unico né rilascio «mondiale», e ogni fase nazionale o regionale applica le proprie regole.
Rigetta un segno perché «assomiglia» a un marchio anteriore citando l'art. 7 CPI, oppure valuta la confondibilità prima di aver accertato la capacità distintiva per i prodotti e servizi concretamente rivendicati; in alternativa considera sufficiente la registrazione anteriore senza chiedere la prova d'uso.
La traccia d'esame presenta spesso segni simili e la tentazione è passare subito al giudizio di confondibilità; inoltre l'art. 7 CPI viene usato come contenitore unico degli impedimenti, confondendo impedimenti assoluti (che prescindono da diritti altrui) e relativi (che presuppongono un diritto anteriore e un titolare legittimato a opporsi).
What to do instead
Separare gli esami e verbalizzarli in ordine. Primo: impedimenti assoluti (art. 7 CPI, art. 7 EUTMR) valutati sui singoli prodotti e servizi elencati, cioè segni privi di carattere distintivo, descrittivi, divenuti di uso comune, contrari all'ordine pubblico o ingannevoli. Secondo: impedimenti relativi (art. 12 CPI, art. 8 EUTMR) con individuazione del diritto anteriore, identità o somiglianza dei segni e dei prodotti, rischio di confusione, previa verifica della prova d'uso quinquennale del marchio anteriore.
Propone un'azione di nullità per mancanza di uso quinquennale, oppure tratta la volgarizzazione come causa di nullità, o ancora chiede la decadenza per mancanza di novità; non distingue gli effetti temporali dei due rimedi e non considera la nullità parziale.
Nullità e decadenza sono studiate insieme sotto l'etichetta unica di «invalidità» e i nomi degli istituti non richiamano la rispettiva causa; la decadenza per non uso è la più nota e finisce per essere usata come categoria generale.
What to do instead
Costruire una tabella causa/rimedio. Decadenza: non uso nei cinque anni (art. 26 CPI) e volgarizzazione, con effetto ex nunc. Nullità: mancanza di novità o di attività inventiva, insufficienza della descrizione, estensione oltre il contenuto della domanda, illiceità, con effetto ex tunc e possibilità di nullità parziale. Verificare legittimazione, termini e proponibilità in via riconvenzionale nel giudizio di contraffazione, ricordando che la decadenza si eccepisce nel merito ma non si «dichiara» su istanza di nullità.
Esegue la ricerca di anteriorità con sole parole chiave in italiano su una banca dati gratuita, senza classificazione IPC/CPC, senza sinonimi in inglese e tedesco e senza risalire alle famiglie; poi conclude che non esistono anteriorità e non tiene conto dei diciotto mesi di pubblicazione.
La ricerca è percepita come un'attività meccanica di digitazione e il risultato «zero documenti» rassicura; la classificazione richiede di capire la funzione del trovato e viene saltata, mentre la finestra di pubblicazione a 18 mesi è nota in teoria ma non viene mai inserita nel ragionamento.
What to do instead
Strategia su tre binari documentati: classificazione CPC/IPC anche tramite le definizioni CPC, parole chiave multilingua con sinonimi e troncamenti, citazioni in avanti e all'indietro dai documenti chiave; deduplica per famiglia e controlla i membri con priorità diverse e la letteratura non brevettuale. Chiudi il report indicando data della ricerca, banche dati, stringhe e limiti, e segnala che una domanda anteriore non ancora pubblicata può rilevare solo per la novità, non per l'attività inventiva.
Chiede la descrizione ex art. 129 CPI presentandola come sequestro e come misura ottenibile sempre inaudita altera parte; oppure radica una causa di contraffazione di marchio UE davanti a un tribunale non designato, e non collega la misura cautelare all'instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato dal giudice.
La terminologia descrizione, sequestro e inibitoria è sovrapposta nel linguaggio comune e molti candidati assumono che la contraffazione integri di per sé l'urgenza; sul foro si ignora la disciplina del regolamento 2017/1001 e la specializzazione delle sezioni imprese.
What to do instead
Distinguere finalità e presupposti: descrizione per accertare lo stato dei luoghi senza asportazione, sequestro per assicurare le prove o i prodotti, inibitoria per impedire la prosecuzione, tutte subordinate al requisito dell'urgenza e seguite dall'azione di merito. L'adozione inaudita altera parte va motivata con il pregiudizio irreparabile. Per i marchi UE verificare i tribunali designati, le regole di competenza e l'effetto della riconvenzione di nullità, che concentra le difese davanti al giudice adito.
Redige una licenza esclusiva senza prevederne la trascrizione e presume che sia opponibile all'acquirente del brevetto o ai creditori; oppure invoca l'esaurimento per prodotti immessi sul mercato fuori dallo SEE; oppure tratta l'impegno FRAND come difesa automatica contro l'inibitoria o come royalty predeterminata.
Licenza e cessione vengono fuse in un unico modello contrattuale e la pubblicità dell'atto è vista come adempimento burocratico; sull'esaurimento resta l'idea del mercato globale, mentre il quadro FRAND è studiato solo per slogan.
What to do instead
Nel contratto separare cessione e licenza, prevedere forma scritta, trascrizione presso l'UIBM per l'opponibilità ai terzi, durata, territorio, sublicenza, miglioramenti, royalty e legge applicabile. Sull'esaurimento verificare che l'immissione in commercio sia avvenuta nello SEE o in Italia da parte del titolare o con il suo consenso, salvo motivi legittimi. Sul FRAND ricostruire gli obblighi di negoziazione in buona fede e il divieto di abuso, senza promettere né l'automatica inibitoria né un tetto di royalty.
Ritiene che un NDA firmato basti a integrare le misure di custodia richieste dall'art. 98 CPI e che il segreto duri venti anni come il brevetto; oppure qualifica come segreto un'informazione banale solo perché non è stata brevettata.
L'art. 98 CPI viene ridotto al solo requisito della segretezza, la durata del brevetto viene trasferita per analogia e manca la distinzione tra informazione segreta e conoscenza generale del settore o del pubblico.
What to do instead
Verificare i tre requisiti cumulativi: segretezza, valore economico in quanto informazione segreta, misure di custodia adeguate e dimostrabili, cioè tecniche (accessi, cifratura, marcatura), organizzative (procedure, log) e contrattuali (NDA, clausole con fornitori e dipendenti). Durata illimitata finché i requisiti sussistono. Distinguere reverse engineering lecito e ottenimento indipendente, e raccordare la tutela con la concorrenza sleale e con la tutela penale dei segreti commerciali.
Accetta l'incarico da due società concorrenti nello stesso settore senza effettuare un controllo di conflitto, oppure rassicura il cliente sull'esito di un giudizio che non può patrocinare perché non è avvocato; non documenta per iscritto il consenso informato né i limiti del mandato.
Il rapporto è vissuto come prestazione tecnica e non come relazione fiduciaria; la distinzione tra consulente in proprietà industriale e avvocato è nota in astratto ma nella pratica si scivola nella promessa di assistenza giudiziale; il controllo di conflitto richiede tempo e viene rinviato.
What to do instead
Attivare prima dell'accettazione una procedura scritta di conflitto su parti, gruppi, prodotti e mandati pregressi; in caso di conflitto gestibile raccogliere consenso informato e scritto, altrimenti astenersi. Delimitare il mandato indicando che l'assistenza davanti al giudice spetta all'avvocato, evitare ogni garanzia sull'esito, conservare il segreto professionale anche dopo la cessazione del rapporto e documentare l'aggiornamento professionale.
Invoca l'accordo TRIPS o la CBE come norme direttamente applicabili davanti al giudice italiano per far valere un diritto, oppure applica il regolamento sul marchio UE a un marchio nazionale senza passare per la norma di rinvio del CPI.
Le fonti sono studiate come elenco gerarchico astratto, senza il test dell'efficacia diretta e del riparto di competenze; l'assonanza tra trattato internazionale e regolamento UE suggerisce un'applicabilità diretta che in realtà manca.
What to do instead
Usare uno schema fisso: regolamenti UE direttamente applicabili e self-executing; direttive da recepire; CBE e PCT come trattati che vincolano gli Stati e operano tramite il CPI e le procedure EPO; TRIPS senza effetto diretto nell'ordinamento UE, salvo interpretazione conforme. Per ogni questione indicare titolo (nazionale o UE), norma applicabile e, se nazionale, la disposizione di rinvio o di attuazione.