Licenza FRAND su brevetti essenziali LTE, royalty base e condotta della pool
Delta Spa produce moduli IoT con chipset LTE acquistati da un fornitore taiwanese. Pool Licensing GmbH, che amministra quattro brevetti essenziali (SEP) 3GPP, invia a Delta una lettera in cui chiede il 3% del prezzo del dispositivo finale (circa 120 euro) e allega la mappa di rivendicazione di un solo brevetto su quattro, subordinando ogni ulteriore informazione a un NDA. Il fornitore taiwanese è licenziatario, ma la licenza copre «i soli prodotti del fornitore». Delta ha risposto offrendo 0,10 euro per modulo e chiedendo un incontro, senza ricevere risposta per cinque mesi; ora Pool Licensing annuncia azioni legali in Italia. Delta vuole sapere se rischia l'inibitoria, se può contestare la condotta della pool e come impostare la trattativa.
1. La condotta di Pool Licensing è conforme agli obblighi FRAND come definiti dalla giurisprudenza UE? Delta rischia l'inibitoria?
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Il parametro è la sentenza Huawei v. ZTE (C-170/13), che delinea una sequenza di comportamenti per il titolare di SEP che chiede un'inibitoria.
- Avviso: il titolare deve informare dell'asserita contraffazione indicando il SEP e le modalità della violazione. Qui la lettera cita quattro SEP ma la mappa riguarda solo un brevetto: l'informazione è incompleta.
- Offerta FRAND: dopo la dichiarazione di disponibilità del licenziatario, il titolare deve presentare un'offerta scritta, specifica e calcolata secondo criteri FRAND, con la royalty e la base di calcolo. Il 3% sul prezzo del dispositivo finale (circa 3,60 euro per un modulo che vale una frazione di quel prezzo) senza spiegazione del metodo e senza mappe per tre brevetti su quattro non è un'offerta conforme.
- Diligenza del licenziatario: Delta ha risposto con una controfferta (0,10 euro per modulo) e ha chiesto un incontro: comportamento da licenziatario disponibile.
- Silenzio di cinque mesi: il titolare che non risponde alla controfferta e minaccia l'azione giudiziaria non ha seguito la sequenza richiesta.
Conclusione: l'inibitoria chiesta ora, senza aver sanato l'incompletezza dell'offerta, configura un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE nel quadro della giurisprudenza Huawei. Il giudice italiano dovrebbe negarla o subordinarla alla presentazione di un'offerta conforme. Attenzione però: la valutazione è concreta e il giudice può ritenere che la controfferta di Delta fosse troppo bassa o che l'NDA fosse giustificato; la difesa va costruita con documentazione dettagliata delle comunicazioni.
2. Su quale base va calcolata la royalty FRAND: prezzo del modulo o prezzo del dispositivo finale?
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La questione è centrale perché la differenza tra 3% di 120 euro e una royalty calcolata sul modulo è di un ordine di grandezza.
Il principio FRAND impone di remunerare il valore della contribuzione brevettuale, non il valore di componenti estranee al brevetto. Nella prassi si contrappongono:
- SSPPU (smallest saleable patent practising unit): per un modulo LTE la base è il chipset o il modulo che attua la funzione rivendicata; è il criterio che riduce il rischio di royalty stacking, particolarmente rilevante per i moduli IoT a basso margine;
- intero valore del dispositivo finale: ammesso solo se il brevetto contribuisce al valore di quella funzione e se il titolare dimostra che il valore del dispositivo dipende dalla tecnologia brevettata; per un modulo IoT con connettività LTE standardizzata la dimostrazione è difficile.
Argomenti da sviluppare per Delta: (i) la licenza del fornitore taiwanese dimostra che esiste un mercato di licenza a livello di componente; (ii) la pool deve dichiarare la propria politica di royalty e la base di calcolo; (iii) il confronto con licenze analoghe e con il valore del chipset; (iv) l'assenza di royalty stacking analysis per quattro SEP dichiarati. Va inoltre chiarito che la licenza del fornitore taiwanese non esaurisce i diritti di Pool Licensing verso Delta: la licenza è limitata ai prodotti del fornitore e non copre la vendita dei moduli da parte di Delta, quindi Delta ha bisogno di una propria licenza e non può invocare l'esaurimento.
3. Come impostare la trattativa e quali rimedi esperire in Italia contro la condotta della pool?
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La trattativa va documentata in modo da costruire la prova della buona fede e dell'abuso altrui.
Passi operativi:
- rispondere per iscritto alla lettera, ribadendo la disponibilità a licenziare a condizioni FRAND e chiedendo le mappe di rivendicazione per tutti e quattro i SEP, la politica di royalty e la base di calcolo;
- proporre un'offerta scritta con base SSPPU e criterio di calcolo trasparente, corredata da dati sul valore del modulo;
- offrire garanzie (escrow o deposito) per il periodo di trattativa, così da neutralizzare l'argomento dell'inerzia;
- chiedere l'apertura di un confronto tecnico e, se necessario, una mediazione (D.Lgs. 28/2010) o un arbitrato, ricordando che la direttiva 2014/25/UE e il quadro UE non impongono un percorso obbligato di ADR per i SEP.
Rimedi:
- eccezione di abuso di posizione dominante nel giudizio di contraffazione promosso dalla pool, con richiesta di rigetto dell'inibitoria;
- azione civile per concorrenza sleale e abuso, con istanza risarcitoria e, se ricorrono i presupposti, ricorso cautelare;
- segnalazione all'AGCM e alla Commissione europea, che possono intervenire in via amministrativa;
- domanda di accertamento del carattere FRAND delle condizioni offerte, se il giudice adito è competente.
Va valutato il foro: in Italia il Tribunale di Milano e la sua sezione specializzata sono il foro naturale, salvo che la pool agisca davanti all'UPC per un brevetto europeo. In quel caso le difese FRAND e antitrust possono essere proposte come eccezione nel giudizio UPC, che applica il diritto UE.