Conflitto di interessi, know-how del datore di lavoro precedente e ruolo di testimone
Lo Studio Bianchi ha redatto e seguito, dal 2015 al 2019, il brevetto europeo EP 2 987 654 di Kappa Meccanica Srl, tuttora in vita e oggetto di tre domande divisionali pendenti. Nel 2024 Lambda Srl, startup fondata da un ex responsabile R&D di Kappa, incarica lo Studio di redigere una domanda di brevetto nello stesso settore degli innesti idraulici e di assistere Lambda come consulente tecnico in un giudizio di nullità contro lo stesso EP 2 987 654. Il fondatore di Lambda ha consegnato allo Studio una chiavetta USB contenente relazioni di prova risalenti al periodo in cui lavorava in Kappa. Kappa è ancora cliente dello Studio per altre tre domande. Il socio più giovane propone di affidare la nuova redazione a un associato e di mantenere la difesa nella nullità, sostenendo che lo Studio può «separare i fascicoli». Il titolare dello Studio chiede se possa accettare entrambi gli incarichi e come gestire la chiavetta.
1. Lo Studio può accettare l'incarico di assistere Lambda nel giudizio di nullità contro EP 2 987 654 e, contemporaneamente, redigere una nuova domanda nello stesso settore?
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No, e la separazione dei fascicoli non è un rimedio sufficiente.
Giudizio di nullità: il conflitto è diretto e insanabile. Lo Studio ha redatto e seguito il brevetto che ora deve attaccare, conosce la strategia difensiva, le scelte di rivendicazione e le rinunce fatte in sede di esame. Assistere Lambda significa usare (o dover fingere di non usare) informazioni riservate di Kappa, ancora cliente dello Studio. Il consenso di Kappa non sarebbe sufficiente a superare il conflitto, perché l'interesse del cliente attuale e quello del nuovo cliente sono strutturalmente contrapposti. La conseguenza è il rifiuto dell'incarico nella nullità.
Nuova domanda nello stesso settore: qui il conflitto è potenziale, ma concreto. Lo Studio ha conoscenza dei segreti tecnici e commerciali di Kappa sugli innesti idraulici e il fondatore di Lambda è una persona che ha lavorato in Kappa. Il rischio non è solo di usare il know-how, ma di apparire contaminati, con conseguente contestazione sulla titolarità dell'invenzione e sull'uso di informazioni riservate. La «separazione dei fascicoli» è una misura organizzativa utile in studi grandi, ma non elimina il dovere di lealtà verso il cliente attuale né il segreto professionale. Se proprio si volesse accettare, servirebbero: (i) verifica che il nuovo oggetto sia indipendente; (ii) esclusione totale dell'accesso ai fascicoli Kappa; (iii) consenso scritto informato di Kappa; (iv) documentazione della screen. Nel caso concreto, con lo stesso settore e la stessa persona chiave, la soluzione prudente è rifiutare entrambi gli incarichi o, quanto meno, quello sulla nullità.
2. Come va gestita la chiavetta USB consegnata dal fondatore di Lambda?
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La chiavetta va sigillata e conservata senza esaminarne il contenuto, oppure restituita al consegnante con verbalizzazione. Qualsiasi esame del contenuto espone lo Studio a tre ordini di responsabilità.
- Segreto professionale e dovere di lealtà: lo Studio non può acquisire informazioni riservate di Kappa, cliente attuale. Anche se la chiavetta è consegnata da un terzo, l'obbligo di non acquisire e non utilizzare informazioni riservate è autonomo.
- Segreti commerciali: le relazioni di prova possono costituire segreti commerciali ai sensi degli artt. 98-99 CPI e del D.Lgs. 63/2018. L'appropriazione e l'uso consapevole sono illeciti, con possibili azioni inibitorie e risarcitorie. La provenienza da un ex dipendente aggiunge il profilo della violazione degli obblighi di fedeltà e di non concorrenza.
- Titolarità delle invenzioni: se la nuova domanda incorporasse dati o soluzioni sviluppate in Kappa, Kappa potrebbe rivendicare la titolarità dell'invenzione o contestare la validità della domanda per mancanza di novità rispetto a una divulgazione anteriore. Una domanda «contaminata» è anche difficile da difendere in fase di due diligence.
Procedura consigliata: redigere un verbale di consegna, invitare Lambda a ritirare la chiavetta, inviare una comunicazione scritta in cui si raccomanda di non usare né diffondere il materiale di Kappa, informare il cliente del rischio e, se la chiavetta è già stata aperta, non usare il contenuto e documentare l'accaduto. Se lo Studio è già stato incaricato, valutare la restituzione dell'incarico e la comunicazione a Kappa, nei limiti del segreto professionale.
3. Il titolare dello Studio può essere sentito come testimone nel giudizio di nullità? Quali obblighi deontologici rilevano?
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No, il titolare dello Studio non può assumere il ruolo di testimone in un giudizio in cui lo Studio ha assistito una delle parti o è comunque depositario di informazioni coperte dal segreto professionale.
Segreto professionale: il consulente in proprietà industriale è tenuto al segreto sui fatti appresi per ragione dell'incarico. La testimonianza su fatti appresi nell'esercizio della professione incontra un limite che può essere superato solo nei casi previsti dalla legge e con l'autorizzazione del cliente, che comunque non può coprire i fatti appresi in un incarico conferito da altro cliente.
Ruolo e deontologia: il consulente tecnico di parte non è un teste; la sua attività è di assistenza tecnica e le sue dichiarazioni confluiscono negli atti difensivi, non in una deposizione testimoniale. Se lo Studio assiste Lambda nella nullità, e lo stesso titolare è chiamato a riferire su quanto appreso assistendo Kappa, il conflitto è evidente: la testimonianza sarebbe utilizzata contro il cliente precedente.
Obblighi rilevanti: indipendenza e imparzialità nell'interesse del cliente; evitare conflitti di interesse anche solo potenziali; riservatezza; correttezza nei confronti dei colleghi e delle controparti; dovere di non accettare incarichi che non possa svolgere con diligenza. Il titolare deve quindi astenersi dal testimoniare, dichiarare l'impedimento e, se necessario, rimettere l'incarico. Se Lambda ha necessità di una prova testimoniale su fatti specifici, deve rivolgersi a persone diverse dallo Studio.