Contratti, licenze, trasferimento di tecnologia, esaurimento e impegni FRAND
Qui si intrecciano tecnica contrattuale e diritto della concorrenza: l'esame chiede di leggere una clausola e di prevederne gli effetti.
Cessione e licenza
Il brevetto e il marchio sono trasferibili, anche con atti separati dall'azienda, ma il trasferimento del marchio non può essere fonte di inganno. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva, con o senza facoltà di sub-licenza; la licenza non esclusiva è opponibile ai terzi nei limiti di legge e la trascrizione serve per l'opponibilità. Clausole tipiche: territori e campi d'uso, royalties (fisse, percentuali, minime garantite), milestone, audit, grant-back, miglioramenti, no-challenge, risoluzione per inadempimento, legge applicabile e arbitrato.
Esaurimento
Nell'UE vige l'esaurimento comunitario: la prima immissione in commercio nel SEE da parte del titolare o con il suo consenso esaurisce il diritto, che non può opporsi alla rivendita (salvo motivi legittimi come il rinconfezionamento che danneggia la reputazione). Non vale l'esaurimento internazionale: l'importazione parallela da fuori SEE richiede consenso (Zino Davidoff; Silhouette).
FRAND
Per gli standard SEP, l'impegno FRAND verso l'ente di standardizzazione obbliga il titolare a negoziare: notifica della violazione, offerta concreta su termini FRAND, e impossibilità di ottenere l'inibitoria senza trattativa leale (Huawei v. ZTE, C-170/13). Le royalty si costruiscono sulla base della funzione tecnica brevettata, non sull'intero prodotto (apportionment), con possibili confronti di licenze comparabili.
Esempio ragionato
Licenziatario esclusivo per l'Italia vende in Germania. La licenza esclusiva non è un'esclusiva assoluta: l'esaurimento comunitario blocca il titolare, ma la vendita fuori dal territorio contrattuale è inadempimento contrattuale, non contraffazione, se i prodotti sono stati immessi nel SEE dal titolare o con consenso.
Trappole
Credere che la licenza non registrata sia invalida; inserire clausole no-challenge senza valutare il diritto antitrust; confondere esaurimento e prescrizione dell'azione.