優先権の効果が及ばない改良発明と、各国の新規性喪失の例外
日本企業P社は、2023年3月10日に日本で特許出願J1(発明α)をした。J1の明細書には発明αのみが記載され、αの改良版である発明β(αの構成に加えて特定の制御アルゴリズムを採用するもの)は記載されていない。P社は、2023年6月に東京で開催された業界団体主催の展示会でβを搭載した実機を展示し、βの構成を図示したカタログを配布した。この展示会は、政府若しくは地方公共団体が主催し若しくは共催するものではなく、BIE承認の国際博覧会でもない。P社は、2023年9月に米国出願US1、2024年2月1日に中国出願CN1、2024年3月5日に欧州特許出願EP1をし、いずれもJ1を基礎とするパリ条約優先権を主張した。US1・CN1・EP1の明細書にはαとβの双方が記載されている。P社は、日本国内でβについて新たな出願をすることも検討しており、展示会での開示について各国の新規性喪失の例外規定の適用を受けられると考えている。
1. βについて、US1・CN1・EP1にJ1に基づく優先権の効果は及ぶか。優先権の効果の及ぶ範囲の判断基準を示して論ぜよ。
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【基準】パリ条約優先権の効果は、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明のうち、後の出願の請求項に係る発明と同一のものについて及ぶ。判断は、先の出願の明細書等の記載(明示的記載及びそこから自明な事項)と、後の出願の請求項に係る発明との対比で行う。 【あてはめ】βは「αの構成+特定の制御アルゴリズム」であり、J1の明細書には制御アルゴリズムの記載がない。したがってβはJ1に記載された発明と同一とはいえず、βについて優先権の効果は及ばない。αについては優先権の効果が及ぶ(部分優先)。 【帰結】βの新規性・進歩性の基準日は、各出願の現実の出願日となる。すなわちUS1は2023年9月、CN1は2024年2月1日、EP1は2024年3月5日であり、いずれも2023年6月の展示会開示より後である。したがって、各国の新規性喪失の例外規定が働かなければ、βは自己の開示により新規性を否定される。
2. 中国及び欧州特許庁において、2023年6月の展示会での開示はβの新規性を損なうか。それぞれの法令上の根拠を示せ。
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【中国】専利法24条は、出願日前6ヶ月以内に、(1)国家緊急事態における公益目的の初回公開、(2)中国政府が主催し又は承認した国際展示会での初回展示、(3)規定の学術会議・技術会議での初回発表、(4)他人が許可なく開示した場合、のいずれかに該当するときは新規性を喪失しないと定める。本件の展示会は業界団体主催であり、中国政府が主催・承認した国際展示会に該当しない。よって例外は適用されず、2023年6月の開示によりβはCN1の出願日時点で新規性を欠く。 【欧州】EPC55条1項は、(a)1928年11月22日の国際博覧会に関する条約の意味における国際博覧会、又は(b)欧州特許庁長官が認めた学術会議における開示で、出願日前6ヶ月以内のものに限り、先行技術として扱わないと定める。業界団体主催の展示会は(a)(b)のいずれにも該当しない。したがってEPC54条により、2023年6月の開示はEP1の新規性を損なう。 【示唆】いずれも「6ヶ月以内」という期間要件を満たしただけでは足りず、開示の「場所・主催者」の要件を満たす必要がある点が問われている。
3. 米国では2023年6月の開示はβの新規性を損なうか。また、日本でβについて新たに出願する場合、特許法30条の適用を受けられるか。
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【米国】AIA後の35 U.S.C. 102(a)(1)は自己の開示も先行技術となり得るが、102(b)(1)(A)は、発明者又は発明者から直接・間接に開示内容を得た者による開示から1年以内の出願については、その開示を先行技術から排除すると定める(1年のグレースピリオド)。US1は2023年9月出願で、2023年6月の開示から1年以内であり、かつ開示はP社(発明者側)によるものであるから、βは新規性を否定されない。 【日本】特許法30条1項は、試験の実施、刊行物の発表、電気通信回線を通じた発表、特許庁長官の指定する方法による公表、政府若しくは地方公共団体が主催し若しくは共催する博覧会又はこれ以外の催しで政令で定めるものへの出品、他人による開示を対象とする。業界団体主催の展示会は「政府等が主催・共催する博覧会等」に該当しないため、30条の適用を受けられない。 【結論】日本でβを新たに出願しても、2023年6月のカタログ配布(29条1項3号の刊行物)や実機展示(公知)により新規性を欠く。なお、30条の適用を受ける場合でも、同条2項の書面を出願と同時に提出する必要がある点を併せて確認すべきである。