Benrishi Exam study materials
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Benrishi Exam case studies

Benrishi Exam · Put your knowledge to work in context.

The 弁理士試験 (Benrishi Exam) is Japan's national examination for becoming a 弁理士 - a patent attorney qualified to represent clients before the Japan Patent Office in patent, utility model, design and trademark matters. It is administered under the jurisdiction of the Japan Patent Office (特許庁), the agency whose website hosts the examination information pages. Candidates are typically law and science graduates, engineers, and IP department staff who need formal standing to draft and prosecute applications, handle trials and appeals, and advise on IP strategy. The exam is notorious for its breadth and depth: it tests the four IP statutes together with related procedural law, treaty and foreign-law knowledge (Paris Convention, PCT, Madrid Protocol, TRIPS and major national systems), attorney ethics and practice regulations, and the ability to write reasoned legal analysis under time pressure. Because the 短答 (short-answer) stage is heavily weighted toward recall and the 論文 (essay) stage toward structured legal argument, preparation normally takes one to three years: build statute-by-statute familiarity, work through past official questions, then practise timed essays and oral explanations. This page is an independent study resource and is not affiliated with, endorsed by, or operated by the Japan Patent Office or any official examining body. Topics on this exam: 特許・実用新案・意匠・商標に関する法令, 条約・外国法, 弁理士業務・関連法規, and 論文・口述. The Benrishi Exam case studies are 5 cases and about 74 words.

1

補正の新規事項追加と、拒絶査定不服審判における分割出願の可否

出願人A社は、2022年4月1日に冷却装置に関する特許出願Xをした。願書に最初に添付した明細書の実施例には、動作環境温度が「-20℃~80℃」であること、及び「低温環境下でも安定して動作する」との効果が記載されているが、「-40℃」という具体的数値の記載はない。2024年1月10日、審査官から、引用例1及び2に基づく進歩性欠如(特許法29条2項)を理由とする拒絶理由通知が送達された。応答期間内に、A社は、請求項1に「-40℃以下の環境で使用される冷却装置」との限定を加える補正を行い、併せて明細書の【発明の効果】に「本発明は-40℃の極寒環境でも起動可能である」との一文を追記し、「低温域での課題」という新たな見出しを設けた。審査官は、この補正は願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲を超えるとして補正却下の決定をし、直ちに拒絶査定をした。A社は、補正により拒絶理由は解消されていると考えており、拒絶査定不服審判を請求するとともに、-40℃仕様を請求項1とする分割出願Yをしようとしている。Xの明細書には、分割の基礎となり得る他の実施形態の記載はない。. A社がした補正は、特許法17条の2第3項に違反するか。新規事項の追加の有無の判断基準を明示した上で、結論を述べよ。. 補正却下の決定に対してA社はどのように不服を述べることができるか。また、分割出願Yをすることの可否と、Yの請求項1を「-40℃仕様」とすることの当否を述べよ。. 【補正却下への不服】補正却下の決定は独立の不服申立ての対象ではなく、拒絶査定不服審判を請求した上で、その審判手続の中で補正却下の当否を争う。審判では補正前の請求項について拒絶理由(29条2項)の有無が審理され、請求項1は「-40℃」を含まない構成で判断される。 【分割出願の時期】44条2項ただし書により、親出願について拒絶査定不服審判を請求した場合は、当該請求と同時に、又は審判請求書の補正ができる期間内であれば分割出願ができる(拒絶査定が確定した後は不可)。したがって、Yを出願する手続自体は可能である。 【新規事項】もっとも、44条1項ただし書により、分割出願は親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内でなければならない。-40℃仕様はXの当初明細書に記載がないから、Yの請求項1を「-40℃仕様」とすることは新規事項の追加となり、Yは拒絶される。 【実務対応】Xは既に公開されている可能性が高く、-40℃仕様を新たに単独出願してもXの公開公報が29条1項3号の引用例となるおそれがある。まず公開状況と、当該仕様の公開時期を確認すべきである。.

10 words, under 1 min
2

不使用取消審判における使用主体の同一性と国内使用の有無

登録商標「カガヤキ」(標準文字)、指定商品は第30類「菓子」、設定登録日は2018年6月15日、商標権者はB社である。B社は、2019年5月にA社から本件商標権を譲り受け、移転登録を済ませたが、A社の菓子製造販売事業は承継していない。A社は、2018年8月から2019年4月まで、菓子に「カガヤキ」の文字を付して販売していた(売上約80万円)。B社は、2021年4月から2022年3月まで、自社製造の菓子を無商標のまま海外の販売会社Dへ輸出し、Dが輸入国で「カガヤキ」のラベルを貼って販売していた(年間売上約2億円)。日本国内でのB社自身の使用は、2023年12月に開始した菓子「カガヤキ」の販売のみである。2024年2月1日、Z社が本件商標について不使用取消審判を請求し、その旨の登録がされた。B社は答弁書で、2023年12月からの使用に加え、A社の使用実績も自社の使用として主張する予定である。. B社が2023年12月から開始した使用は、本件取消審判において考慮されるか。根拠条文と趣旨を示して論ぜよ。. A社の2018年8月~2019年4月の使用、及びDによる輸入国での使用を、B社の使用として主張できるか。. 本件商標は取り消されるか。取消しの範囲、審決確定の効果、B社が不服とする場合の手段にも触れよ。.

16 words, under 1 min
3

優先権の効果が及ばない改良発明と、各国の新規性喪失の例外

日本企業P社は、2023年3月10日に日本で特許出願J1(発明α)をした。J1の明細書には発明αのみが記載され、αの改良版である発明β(αの構成に加えて特定の制御アルゴリズムを採用するもの)は記載されていない。P社は、2023年6月に東京で開催された業界団体主催の展示会でβを搭載した実機を展示し、βの構成を図示したカタログを配布した。この展示会は、政府若しくは地方公共団体が主催し若しくは共催するものではなく、BIE承認の国際博覧会でもない。P社は、2023年9月に米国出願US1、2024年2月1日に中国出願CN1、2024年3月5日に欧州特許出願EP1をし、いずれもJ1を基礎とするパリ条約優先権を主張した。US1・CN1・EP1の明細書にはαとβの双方が記載されている。P社は、日本国内でβについて新たな出願をすることも検討しており、展示会での開示について各国の新規性喪失の例外規定の適用を受けられると考えている。. βについて、US1・CN1・EP1にJ1に基づく優先権の効果は及ぶか。優先権の効果の及ぶ範囲の判断基準を示して論ぜよ。. 【基準】パリ条約優先権の効果は、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明のうち、後の出願の請求項に係る発明と同一のものについて及ぶ。判断は、先の出願の明細書等の記載(明示的記載及びそこから自明な事項)と、後の出願の請求項に係る発明との対比で行う。 【あてはめ】βは「αの構成+特定の制御アルゴリズム」であり、J1の明細書には制御アルゴリズムの記載がない。したがってβはJ1に記載された発明と同一とはいえず、βについて優先権の効果は及ばない。αについては優先権の効果が及ぶ(部分優先)。 【帰結】βの新規性・進歩性の基準日は、各出願の現実の出願日となる。すなわちUS1は2023年9月、CN1は2024年2月1日、EP1は2024年3月5日であり、いずれも2023年6月の展示会開示より後である。したがって、各国の新規性喪失の例外規定が働かなければ、βは自己の開示により新規性を否定される。. 【中国】専利法24条は、出願日前6ヶ月以内に、(1)国家緊急事態における公益目的の初回公開、(2)中国政府が主催し又は承認した国際展示会での初回展示、(3)規定の学術会議・技術会議での初回発表、(4)他人が許可なく開示した場合、のいずれかに該当するときは新規性を喪失しないと定める。本件の展示会は業界団体主催であり、中国政府が主催・承認した国際展示会に該当しない。よって例外は適用されず、2023年6月の開示によりβはCN1の出願日時点で新規性を欠く。 【欧州】EPC55条1項は、(a)1928年11月22日の国際博覧会に関する条約の意味における国際博覧会、又は(b)欧州特許庁長官が認めた学術会議における開示で、出願日前6ヶ月以内のものに限り、先行技術として扱わないと定める。業界団体主催の展示会は(a)(b)のいずれにも該当しない。したがってEPC54条により、2023年6月の開示はEP1の新規性を損なう。 【示唆】いずれも「6ヶ月以内」という期間要件を満たしただけでは足りず、開示の「場所・主催者」の要件を満たす必要がある点が問われている。.

15 words, under 1 min
4

利益相反、非弁理士使用人の業務、営業秘密の取扱い

弁理士Dは、自動車部品メーカーX社の特許出願を10年以上担当し、未公開の出願方針や開発ロードマップ、未公開の試験データを含む情報を保有している。X社の元研究員Eが退職して競合Y社に入社し、Y社は、X社が保有する特許(Dが明細書を起草したもの)について無効審判を請求する予定であり、Dの事務所に代理を依頼してきた。Y社が提示した無効理由の資料には、X社が社内で「営業秘密」と表示して管理していた試験データが含まれており、Eが退職時に持ち出した可能性がある。X社の知的財産部長はDに対し、電話で「Y社の依頼は受けないでほしい」と要請した。Dの事務所には弁理士資格を持たない使用人Fがおり、Fは平素からX社の担当者と直接やり取りをして出願書類の原案を作成し、Dは最終確認のみを行っている。また、X社に関する書類は事務所内の共有サーバで全員が閲覧できる状態にある。Dは、Y社からの依頼を受けるかどうかを検討している。. DはY社からの無効審判の代理依頼を受任できるか。受任する場合に講ずべき措置と併せて論ぜよ。. Fが行っている業務の適法性を、弁理士法上の独占業務の観点から説明せよ。. 資料に含まれるX社の営業秘密の取扱いについて、Dが負う義務と不正競争防止法上の問題を論ぜよ。.

15 words, under 1 min
5

職務発明の対価請求--発明者認定と対価規程の合理性

Y社の研究員Xは、2016年7月、車載用モータの冷却構造に関する発明を完成させ、Y社の職務発明規程に基づいて特許を受ける権利をY社に承継させた。同規程は、出願時に5,000円、設定登録時に10,000円の報奨金を支払うと定めるのみで、実施許諾収入や売上に連動する対価の定めはなく、発明者から意見を聴く手続も不服申立ての手続も設けられていない。上司Zは、Xに対して「冷却効率を上げろ」と指示し、検討会で「ポンプの配置を見直せ」と助言したが、具体的な冷却構造の創作には関与していない。Xの実験ノートには、冷却構造の具体的な設計と実験結果が記録されている。本件発明は2018年に特許登録され、搭載製品は2023年までに累計売上800億円、営業利益120億円を計上した。Xは2024年3月に退職し、Y社に対して相当の対価として3億円を請求している。Y社は「規程に従って15,000円を支払済みであり、Xは当時異議を述べなかった」と反論している。. 本件発明の発明者はX単独か、XとZの共同発明か。発明者認定の判断基準を示して論ぜよ。. 口述試験で「Y社の代理人として、どのような立証活動を行うか」と問われた場合の応答を構成せよ。. 【基準】発明者は、発明の技術的思想の創作、すなわち課題を設定し解決手段を具体化する行為に実際に関与した者である。単なる課題の提示、一般的な指示、資金・設備の提供、単なる助言は、具体的な解決手段の創作に至らなければ発明者に当たらない。 【あてはめ】Zの「冷却効率を上げろ」との指示は課題の提示にとどまる。「ポンプの配置を見直せ」との助言も、解決の方向性を示唆するものではあるが、ポンプ配置を含む冷却構造の具体的構成の選択・設計はXが実験ノートに記録したとおり自ら行っている。Zの助言が具体的構成の選択に決定的に関与した事実はうかがえない。 【結論】X単独の発明と解するのが相当である。仮にZが共同発明者とされた場合は、特許を受ける権利の共有持分に応じて対価額が按分されるため、認定は金額に直結する。口述では、Zの助言が「課題の設定」か「解決手段の創作」かを切り分けて説明すると評価が高い。.

18 words, under 1 min

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